No dia 30 de dezembro de 2022, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) publicou, a ata da reunião convocada pela presidência, a SEI INPI 0747049, que simplifica o sistema de averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia no Brasil.

As discussões também foram motivadas a partir de debates ocorridos e demandas formuladas no marco do Seminário Conjunto organizado pela Licensing Executive Society (LES) Brasil e pela International Chamber of Commerce – ICC-Brasil, em 29 de novembro de 2022 e do qual participou como palestrante-debatedor o Presidente do INPI.

As mudanças facilitam o processo de averbação dos contratos de transferência de tecnologia, desburocratizando e garantindo celeridade nos trâmites do INPI. 

Novos entendimentos do INPI:

• Nas situações que envolvem a utilização de assinatura digital, não será mais exigido o apostilamento/legalização consular

Serão aceitas assinaturas digitais sem certificação ICP-Brasil, ou seja, será permitida a assinatura digital com outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que utilizados certificados emitidos por outras entidades, na forma do artigo 10 da Medida Provisória n 2.200-2/2001, conforme critérios em avaliação. Nos demais casos, permanece a necessidade de apostilamento/legalização consular.

• Remoção da obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas.

Neste ponto a alteração teve o intuito de harmonizar com os procedimentos atualmente adotados pela DIRMA e pela DIRPA, que as petições eletrônicas referentes a todos os atos praticados pelo requerente do registro ou da averbação deverão conter campo específico em que o seu procurador declare responsabilizar-se pela veracidade tanto das informações prestadas quanto dos documentos juntados.Ficou estabelecido que a CGTI deverá implementar de imediato as mudanças nos formulários eletrônicos, devendo-se, também de imediato, abolir a obrigatoriedade das rubricas. Entretanto, enquanto a mudança nos formulários não for realizada pela CGTI, será exigida uma declaração do procurador do requerente, anexada à petição a ser protocolada no INPI, em que ele atesta a veracidade das informações e dos documentos apresentados, sob as penas da lei. A boa-fé será presumida em todos os atos praticados perante o INPI.

• Remoção da obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura.

A alteração segue o disposto no art. 784, inciso III, do CPC, onde é obrigatória a assinatura de duas testemunhas apenas nos títulos executivos extrajudiciais, não sendo obrigatória nos contratos privados.

• Remoção da necessidade de apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil.

A partir de agora, tal documento não será mais obrigatório para averbação dos contratos. 

• Pedido de Aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada – também conhecido como licenciamento de know-how.

Passa a ser permitido o contrato de licenciamento de tecnologia não-patenteada. Trata-se de contrato atípico, recepcionado pelo art. 425 do CC e que preenche as condições e os requisitos dispostos no art. 104 do mesmo diploma legal.

• Impossibilidade de pagamento de royalties por pedidos de patentes, de DI e de marcas.

Decidiu-se que será encaminhada, a curto prazo, consulta à Procuradoria sobre a possibilidade da extensão desse entendimento para patentes, desenhos industriais e demais ativos de PI, no que couber. Entretanto, em contratos que tenham por objeto pedidos de patentes, DI e marcas são estabelecidos por acordos interpartes e não serão obstaculizados pelo INPI. 

Por Silvava Melo e Paulo Henrique, sócios da área de Propriedade Intelectual do escritório.